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Il marchio si trasferisce solo con la cessione dell’intera azienda

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5866 del 5 marzo 2024, ha affermato che l’illegittimità della registrazione in malafede prevista dal comma 2° dell’art. 19 c.p.i. opera su un differente piano rispetto alla nullità della registrazione del marchio per difetto di novità, presentando altresì differenti presupposti.

La vicenda trae origine nel 2017 quando una società sottoscriveva un contratto di compravendita relativo all’ immobile ove era ubicata la società venditrice.

Quest’ultima, una volta appreso che il proprio marchio era utilizzato dall’acquirente, e addirittura era stato dalla stessa registrato, citava in giudizio l’acquirente.

Il Tribunale, tuttavia, respingeva le domande della società venditrice che, per tale ragione, si vedeva costretta a proporre appello.

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 5199/2022 accoglieva le domande della società venditrice affermando che, nel caso di specie, la cessione dell’immobile non aveva comportato l’automatica cessione dell’azienda e del marchio i quali erano rimasti nella titolarità della stessa.

Infatti, secondo la Corte d’Appello, “solo in caso di cessione d’azienda, anche il marchio, al pari di ogni altro bene, verrebbe trasferito in quanto facente parte dell’oggetto del contratto d’acquisto, che vede nell’azienda una complessa unità organizzata, comprensiva dei rapporti in essere nonché dei beni materiali e immateriali”

Ciò posto, la Corte d’Appello statuiva che, non essendo mai stato ceduto il marchio, la sua registrazione ad opera dell’acquirente doveva considerarsi illegittima, in quanto avvenuta in mala fede ex art. 19, comma 2 c.p.i.

In ogni caso, poi, secondo la Corte d’Appello la registrazione era altresì nulla per mancanza di novità del marchio.

La Società acquirente proponeva ricorso per cassazione, lamentando che nel caso di specie non potesse lamentarsi la nullità della registrazione per malafede, posto che il venditore aveva già invocato l’illegittimità della registrazione per mancanza di novità.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che la registrazione in malafede ex art. 19, co. 2 c.p.i. “concerne, rispetto alla nullità per difetto di novità, una condotta autonoma, basata su diversi presupposti fattuali: a) la registrazione in malafede presuppone ” la presenza di una disposizione d’animo o di un’ intenzione disonesta, essa deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio” (Tribunale I grado UE n. 250/2022), potendo essa dedursi ” dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell’uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale che intratteneva con il richiedente la dichiarazione di nullità, dall’esistenza di doveri o obblighi reciproci e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d’ interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare” (Tribunale I Grado UE n. 350/2022); b) la declaratoria di nullità ex art. 12 c.p.i. ha come presupposto la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell’esistenza degli anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi”.

Ebbene, nel caso di specie, la doglianza della Società ricorrente era completamente infondata posto che la registrazione del marchio, non solo era illegittima per mancanza di novità, ma era altresì nulla in quanto nella sentenza di merito era stato accertato il tentativo del soggetto acquirente di sfruttare in maniera parassitaria la notorietà del venditore, con l’evidente tentativo di ostacolare quest’ultimo.

Data di pubblicazione
15.03.2024
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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