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La tutela dei sistemi di distribuzione selettiva di marchi di lusso

Il Tribunale di Torino, con ordinanza n. 5286 del 17 maggio 2023, a definizione di un ricorso cautelare, si è espresso in materia di distribuzione selettiva, correttamente individuando ed applicando i principi e gli strumenti posti a tutela dell’immagine di prestigio dei marchi di lusso.

Nel caso in esame, alcune imprese, tra cui la titolare di due particolari marchi utilizzati per prodotti di profumeria di nicchia, le licenziatarie in esclusiva mondiale dei predetti marchi ed anche la distributrice esclusiva per l’Italia dei medesimi, introducevano un procedimento cautelare nei confronti di un’impresa, titolare di un noto sito web dedicato alla vendita di prodotti di profumeria, affinché il Tribunale pronunciasse l’inibitoria della commercializzazione dei prodotti recanti i suddetti marchi.

Le ricorrenti, in particolare, lamentavano che, nonostante la titolare del sito web non facesse parte della rete di distribuzione selettiva dei due marchi, questa comunque offrisse in vendita tali prodotti.

La distribuzione selettiva è un sistema di distribuzione cui spesso ricorrono le aziende titolari di marchi prestigiosi al fine di tutelare la rivendita dei propri prodotti, preservando l’immagine di prestigio e la percezione del marchio presso i consumatori. Ai sensi del Regolamento UE 720/2022, per “sistema di distribuzione selettiva” si intende “un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”.

Si tratta, dunque, di uno strumento che consente alle imprese fornitrici di selezionare attentamente i soggetti cui riservare l’attività di distribuzione di determinati prodotti, caratterizzati, in genere, dall’elevato contenuto tecnologico e dalla particolare qualità. In tale contesto, i distributori ammessi alla rete (i c.d. “rivenditori autorizzati”) vengono selezionati sulla base di specifici criteri qualitativi e/o quantitativi, al fine di garantire la corretta valorizzazione dei prodotti in questione.

L’istituzione di un sistema di distribuzione selettiva è, dunque, volto a garantire che i soli rivenditori autorizzati si occupino della commercializzazione dei marchi oggetto di tutela. Tuttavia, talvolta accade che alcuni distributori appartenenti alla rete, contravvenendo agli accordi stipulati, vendano i prodotti a rivenditori non autorizzati, andando così a creare forme di commercio parallelo che si estrinsecano attraverso canali esterni che sfuggono al controllo del titolare, e, peraltro, spesso con modalità non rispettose del pregio del marchio.

I produttori, in un tale contesto, possono senz’altro agire nei confronti del rivenditore infedele interrompendo le forniture nei loro confronti. Tuttavia, non solo spesso il titolare si scontra con la difficoltà di individuare il rivenditore infedele, ma, una volta che i prodotti sono stati consegnati al rivenditore esterno, ancora più complicato potrebbe essere il tentativo di bloccare l’ulteriore offerta di vendita.

Difatti, secondo il principio dell’esaurimento comunitario del marchio, ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Proprietà Industriale, il titolare del marchio, dopo aver apposto il segno sul prodotto ed aver messo in commercio il medesimo, non può più, in linea di massima, opporsi all’ulteriore circolazione del marchio stesso. Secondo la medesima disposizione, tuttavia, il principio dell’esaurimento non opera laddove sussistano legittimi motivi posti alla base dell’opposizione del titolare. In particolare, secondo costante giurisprudenza comunitaria, la medesima esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi”, seppur a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso e che sussista, nel caso di specie, un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o prestigio del marchio derivante dalla commercializzazione parallela del prodotto.

Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti eccepivano la sussistenza di tali “legittimi motivi”, e della conseguente lesione del marchio, in quanto la titolare del sito web in questione avrebbe non solo venduto tali prodotti con modalità di presentazione e vendita non compatibili con quelli propri della rete di distribuzione selettiva e lesiva dell’immagine di lusso dei prodotti stessi, ma avrebbe addirittura illecitamente reimportato nell’UE prodotti destinati al mercato esterno e dunque confezionati e realizzati in maniera non conforme alla normativa europea (essendo, ad esempio, privi della lista degli ingredienti).

Il Tribunale, investito del procedimento cautelare, accertava, anzitutto, l’esistenza del sistema di distribuzione selettiva. Tale elemento sarebbe difatti desumibile dai contratti stipulati coi distributori, dove vengono, tra l’altro, stabilite le condizioni cui gli stessi prodotti devono essere offerti sul mercato, specificando, in particolare, “che gli stessi prodotti non possono essere abbinati a prodotti che possano in qualche modo ledere il prestigio e il lusso del marchio”.

Tanto premesso, il Tribunale affermava la necessità di applicare dunque al caso specifico il citato articolo 5 del Codice della Proprietà Intellettuale, e, in particolare, il principio già affermato dalla Suprema Corte, ai sensi del quale “il principio dell’esaurimento del marchio, (…), implica che, una volta immesso un bene in commercio nel territorio dell’UE, direttamente o attraverso un licenziatario, il titolare del marchio ne perde le relative facoltà di privativa, essendo l’esclusiva limitata al primo atto di commercializzazione, salvo che si tratti di articolo di lusso o di prestigio; che sia stato adottato un sistema di distribuzione selettiva; che la commercializzazione, al di fuori della rete distributiva autorizzata, abbia arrecato un pregiudizio alla reputazione del marchio”.

Considerato, pertanto, che nel caso di specie le ricorrenti avevano dato prova del fatto che la titolare del sito web avesse presentato i prodotti in questione unitamente ad altri che risultavano di indubbio minor pregio e, inoltre, avesse messo in vendita alcuni prodotti contenenti una sostanza vietata nel territorio dell’Unione, e quindi evidentemente provenienti da territori extra UE ove l’uso di tale sostanza è invece consentita, il Tribunale affermava che “Tali elementi consentono di affermare, ad una valutazione sommaria quale quella cautelare, che nell’esposizione dei prodotti contraddistinti di marchi per cui è causa la (titolare del sito web) abbai adottato modalità tali da arrecare pregiudizio al prestigio di tali marchi”, cagionando il “deterioramento del prestigio del marchio”.

Il Tribunale, pertanto, ha accolto il ricorso e inibito alla titolare del sito web la commercializzazione dei prodotti in questione, predisponendo inoltre la condanna al pagamento di una penale per ogni prodotto venduto in violazione all’emanata ordinanza e l’ulteriore sequestro dei prodotti ancora in possesso della stessa. La Corte, infine, disponeva altresì la pubblicazione, con carattere di dimensioni tali da essere visibile ai soggetti che accedono al sito, del dispositivo dell’ordinanza sulla home page del sito web per un periodo di sei mesi.

Data di pubblicazione
6.11.2023
Argomento trattato
Contratti Commerciali . Compliance

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