Il Tribunale dell’Unione europea è intervenuto sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, censurando la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e chiarendo la portata della nozione di “giusto motivo”.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dal titolare del marchio “ZARA” avverso la domanda di registrazione del segno “PASTAZARA”, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. La quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva accolto l’opposizione, escludendo la sussistenza di un giusto motivo in capo alla società italiana Flauf Italia S.p.A. per l’uso del segno “PASTAZARA” e ritenendo, anzi, che tale utilizzo arrecasse pregiudizio al marchio notorio “ZARA”.
Contro tale decisione la società italiana ha proposto ricorso al Tribunale dell’Unione europea chiedendone l’annullamento. Il Tribunale ha riesaminato gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, soffermandosi in particolare sulla sussistenza del giusto motivo e sulla buona fede nell’uso del segno contestato, profili entrambi esclusi dall’EUIPO.
Quanto al giusto motivo, il Tribunale ha rilevato come la quinta commissione di ricorso avesse adottato un criterio eccessivamente restrittivo, ritenendo che esso ricorra solo quando l’uso del segno sia indispensabile per la commercializzazione dei prodotti. Nella sentenza si chiarisce che non è richiesta una simile indispensabilità, dovendo invece procedersi a un esame globale di tutti i fattori pertinenti, volto a verificare se il segno sia stato effettivamente utilizzato sul mercato prima del deposito del marchio notorio e se tale uso sia avvenuto in buona fede.
Sotto il profilo dell’uso pregresso sul mercato, la società ricorrente ha dimostrato di aver adottato, in passato, denominazioni sociali contenenti il termine “ZARA”, tra cui “PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C.” nel periodo 1978–1988. Ne consegue che l’uso dell’elemento denominativo “PASTAZARA” è anteriore sia al deposito del marchio “ZARA” (avvenuto nel 2001), sia al consolidarsi della sua notorietà, maturata tra gli anni Ottanta e Novanta. La ricorrente ha inoltre spiegato che la scelta del segno trae origine dall’identità e dalla storia dell’impresa, legata alla città di Zara, in Croazia (oggi Zadar).
Con riguardo alla buona fede, il Tribunale ha precisato che la relativa valutazione deve tener conto, tra l’altro, del radicamento e della notorietà del segno presso il pubblico di riferimento, del grado di continuità tra i prodotti e servizi interessati e della rilevanza economica e commerciale dell’uso del segno per i prodotti in questione. Tali elementi, nel caso di specie, risultano provati. La società ha infatti documentato l’importanza economica e commerciale dell’elemento “pastazara” tramite il suo costante impiego in fatture, confezioni, cataloghi e volantini diffusi in diversi Stati membri. È stato inoltre evidenziato come non vi sia alcuna prossimità tra i prodotti alimentari commercializzati dalla ricorrente e i prodotti del settore moda contraddistinti dal marchio “ZARA”.
Alla luce dell’erronea valutazione compiuta dall’EUIPO, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata, riconoscendo la sussistenza di “un giusto motivo” per l’uso dell’elemento denominativo “PASTAZARA” all’interno del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.